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专利无效检索的流程有哪些?

 最后更新:2020-07-22  浏览:132次

无效检索是一种技术方案检索,一般技术方案检索对前案或对比文件的要求是"不求最全,只求最准"。然而,现实情况下往往很难找到某一篇"最准"的证据文献,所以在实操中,我们一般会把无效检索的目标调整为寻找"最佳"的证据组合。下面就简单分享一下专利无效检索工作的一个相对标准化的流程。

专利素材图

专利无效检索的流程

 

(1) 确认目标专利的最新法律状态及权利归属情况

 

这是对实际检索工作没多大帮助但必须要先确认的事项,因为这关乎到后续无效检索及无效宣告工作的意义,原因不言自明。

 

(2) 查询目标专利的审查历史档案及文献引用情况

 

该阶段工作的主要目的包括:梳理渭楚目标专利的权利人自己在专利说明书背景技术部分所 引用的背景文献、审查意见通知书中审查员历次引用的对比文件、权利人在专利申请、审查过程 中以及在接到专利授权通知后主动递交给专利局以协助审查员进行审查的与该目标专利的可专利 性相关的技术资料(如美国的以IDS形式递交的资料等)、审查员在历次审查意见通知书中的具 体审查意见及驳回理由分析,以及权利人针对历次审查意见通知书的答复意见等。工作重点是要 获取可用于评价目标专利新创性的一些证据文献以及权利人、审查员对目标专利权利要求保护范 围的解释和界定。

 

(3) 查询目标专利的专利无效行政诉讼历史档案

 

虽然专利无效行政诉讼遵循"一事不再理"原则,但如果能了解到目标专利之前的无效i斥讼历 史情况,特别是在历次诉讼中被原告所釆用的所有证据文献及他们的证据组合方式,对于a高我 们本次无效宣告请求的胜算还是有很大帮助的。这就像是我们己经站在了巨人的肩膀上一样,我们可以汲取前人的精华(有价值的证据文献),抛弃前人的糟柏(无用的证据以及证据组合方式),最终壳成前人未尽的事业(无效成功)。

 

(4) 查询目标专利的同族专利情况及其审查历史、引用文献、无效历史

 

在查询目标专利的同族专利吋,应查询其扩展同族,如欧洲专利局所釆用的INPADOC专利族,目前大多数专利检索数据库都带有同族专利查询的功能。在查询每个同族专利具体的审查历 史、引用文献及无效i斥讼历史等情况吋,其方法和目标专利的查询是类似的,主要还是通过各国 专利局或知识产权局的官方检索渠道来查询,当然还可以通过美专局、欧专局或国知局的全球专利档案系统(Global Dossier)来查询几个主要国家及地区(CN、EP、JP、KR、US、WO、 CA)专利的审查历史档案。另外,如果有PCT途径或者欧专局的同族专利,那么由PCT指定局或 欧专局出具的检索报告也是我们要获取的重要的参考资料之一。

 

(5) 检索目标专利的权利人在先申请的所有相关专利

 

虽然专利权人进行重复申请专利的可能性很小,但可以理解的是,大多数的研发和创新都是 有连续性的,特别是在同一个企业中。在实操中,我们最后拿专利权人自己的在先专利作为证据 之一甚至是主对比文件的情况也不在少数。因此,检索目标专利的权利人在先申请的相关专利并 进行详细解读是专利无效检索中重要的一环。

 

(6) 检索目标专利的权利人在市场上的主要竞争者的所有相关专利

 

竞争对手的技术和产品往往和专利权人的专利技术及产品有很大的相似性,因此,双方无论是出于进攻、防御还是储备的战略考虑所做的专利布局都很有可能形成一定范围内的交叉。所以,从竞争对手尤其是老聛竞争对手的角度切入,去检索能破坏目标专利新创性的对比文件,是 一种比较快捷的途径,有吋候也能有意外的收获。

 

(7) 分析目标专利的权利要求并提取检索要素

 

前述步骤2-6其实都是一种比较讨巧快捷的证据收集手段,如果通过前述步骤就能收集并组合成有效的无效证据链,那接下来的检索工作就可以打住了。但现实往往没有那么美好,有吋甚至是残酷的。这种情况下,我们只能再启动一个常规的无效检索流程。即从分析目标专利的权利要求开始,在对权利要求的技术特征做拆分后再a取检索要素。这里的检索要素应尽量包括组件或 组分名称、参数范围、连接关系、位置关系、工艺手段等权利要求中的所有技术特征。

 

(8) 表达检索要素并构建检索策略

 

该阶段工作的重点可以放在检索要素表的制作上,在制作检索要素表吋,最能体现技巧和经 验的部分就在主题词的选择和扩展上。我们在选定了特定的几个关键词后,需要从不同角度进行扩展,扩展角度包括但不限于同义词、近义词、错词(如"账单"和"帐单”)、反义词、学名、俗 称、缩略词、上位词、下位词等。另外,我们也需要在如何获取上述扩展词上多下些功夫,百度、谷歌、维基百科、专业网站或论坛、田书馆、科技论文数据库、专利数据库等都是可用的渠 道,特别是通过专利数据库的初检后a取近似关键词是比较有效率的途径。

 

在构建检索策略方面,根据笔者所在单位的经验,一种比较有效的检索策略是检索t莫块同吋 包含以下五类检索式:仅用关键词构建的检索式、仅用确切分类号构建的检索式、用关键词配合分类号构建的检索式、仅用专利权人构建的检索式及用专利权人配合关键词或分类号构建的检索式。

 

(9) 选择合适的专利教据库并执行检索

 

这个阶段比较好理解,不同的数据库在专利数据壳整度上会有较大差别,特别是一些国外专利数据。因此,专利数据库的选择会直接影响到检索结果的命中率,并可能会最终影响到一些关键证据的获取。在一些实际案例中,有不少起关键性作用的证据文献都是一些"非主流国家"的授权专利。

 

(10) 筛选检索结果并进行证据组合

 

这是无效检索的最后阶段,也是一项经验性较强的工作,特别是如何把筛选出来的一些对比 文件有效地组合成一组证据链。面对同样的几篇或十几篇与目标专利相关度较高的对比文件,不 同的人会有不同的拣选和组合证据的方式,而不同的组合方式往往会产生不同的效力。因此,当 企业知识产权工作者在这方面并不是老司机的话,建议尽量多去尝试几种不同的组合方式,并及 吋评估不同组合方式所能达到的效果。